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美國商標各階段審查意見回覆期限將縮短為3個月

2022-11-24 出處 / National Law Review, Volume XII, Number 312

12 月 3 日,美國專利商標局(“USPTO”)將對其處理商標申請的方式做出重大改變,預計這將影響申請策略、工作流程甚至預算。美國的品牌所有者可能想知道他們需要了解《商標現代化法案》(“TMA”) 縮短的審查意見答复截止日期的哪些信息。為了回答這個問題並協助準備工作,本提醒解釋了正在發生的變化以及這一新變化如何影響新提交的商標申請、現有註冊和其他需要考慮的情況。

要了解變化,快速回顧當前規則很重要。向美國專利商標局提交商標申請後,審查的第一階段是審查,在此期間,審查員對申請進行實質性審查,以確定其是否符合註冊條件。如果發現任何問題,審查員會發出非最終辦公室行動,申請人有六個月的時間通過解決問題或申訴來做出回應。如果申請人的答復不能滿足提出的每個問題,審查員會發出最終辦公室行動,為申請人提供最後六個月的窗口來解決與審查員的問題或向商標審判和上訴委員會提出上訴. 如果申請人在截止日期前未對辦公室行動做出回應,

但是,在 2022 年 12 月 3 日,TMA 將把任何辦公室行動(最終或非最終)的六個月響應窗口縮短到僅三個月,並且只需支付 125 美元的費用即可額外延長三個月。[1]

縮短的回复窗口適用於任何類型的辦公室行動,無論是在實質審查期間發出,還是在稍後試圖證明使用意向申請的過程中發出,甚至是在註冊後發出。但是,對於為響應註冊更新而發布的註冊後辦公室行動,縮短的三個月截止日期將在 2023 年 10 月 7 日之前生效。[2] 此更改適用於所有申請,但根據以下規定提交的申請除外§ 66(a)/馬德里議定書,這是一種無需證明使用即可將外國註冊帶入美國的方式。

TMA 這一條款的目標是提高美國專利商標局的效率,美國專利商標局仍在處理由異常大量的未決申請引起的大量延誤。目前,註冊過程大約需要 18-24 個月,從提交到審查有 6-9 個月的初始延遲。縮短的響應窗口旨在幫助加快審查過程。

對於申請人(以及最終的註冊人)而言,縮短的窗口可能會影響申請策略和程序。

例如,要獲得三個月的延期,必須在最初的三個月截止日期或之前以電子方式提交申請,並支付 125 美元的費用。延期將不具有追溯力。如果錯過了,唯一的選擇就是申請恢復,同時支付另一筆費用。因此,申請人應在確定有必要時盡快申請延期,但不得遲於最初的三個月截止日期。這意味著需要更早地討論提出的問題並更快地做出決策,以避免無意中放棄。

對有經驗的申請人來說,另一個可能有益的問題是,儘管為響應最終辦公室行動而提交复議請求的期限將採用三個月的截止日期,但提交上訴通知的截止日期仍為自發出上訴通知書之日起六個月。最終辦公室行動。因此,申請人可以戰略性地選擇在原定的三個月截止日期之前通過复議請求來回應最終的辦公室行動,並延遲提交上訴通知。這種雙重方法可以讓申請人查看是否在上訴通知截止日期之前發布了有利的決定,並有可能避免延期費和上訴通知費。

在我們為即將到來的 2022 年 12 月 3 日生效日期做準備時,我們敦促商標所有者從戰略上評估這一變化可能對他們產生的實際影響。縮短三個月期限的實際意義是確保一個人的備案系統能夠適應變化。為此,我們建議所有商標所有者評估是否需要更新他們的備案系統,如果它沒有自動更新的話。此外,商標所有人將需要考慮如何將細微差別納入其係統,例如基於申請基礎的響應時間之間的差異。最後,新的時間安排也可能會影響團隊的工作流程和預算。將此更改納入工作流程中的時間安排將有助於確保有意義地考慮延期的必要性和好處,並管理利益相關者的期望。因此,在生效日期之前,商標所有人應在報告、延期以及決定如何與其內部利益相關者和外部顧問進行協調方面建立期望。

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