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『台美專利訴訟實務發展與應對策略』線上研討會

特別注意事項：

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<本會僅提供出席證明3小時，請自行另向各主管機關提出進修時數登錄>

活動時間： 2023-09-27 (三) 14:00 ～ 17:00 加入行事曆

活動方式：
  • 線上會議

活動標籤： #專利 #訴訟策略 #專利訴訟

介紹

1.探討最高法院111年度台上字第186號判決肯認「商業上成功」於判斷專利進步性之影響及應對
為免專利進步性之審查發生後見之明，專利審查基準在肯定進步性之因素上明揭四大輔助判斷因素，包括：發明具無法預期功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見，及發明獲得商業上成功。雖然「商業上成功」之判斷因素早已記載於我國專利審查基準多年，但在法院判決實務上，每當專利權人援引「商業上成功」以支持其專利具進步性時，往往遭到法院否定，無非是認為「『商業上的成功』僅為進步性的輔助性判斷因素，並非唯一因素，且專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素相關聯」(參最高行政法院109年度上字第575號判決)，因此在判斷專利為先前技術所輕易完成後，往往不再審酌「商業上成功」之因素。惟近來最高法院在111年度台上字第186號判決中肯認「商業上成功」對於進步性判斷之重要性，應屬實務上之重大突破，因此，專利權人未來在面臨無效挑戰時，應如何援引「商業上成功」之判斷因素以應對他造無效抗辯，本次研討會將帶領大家探討目前實務變化及應對之策。

2.台灣專利案件審理新制暨證據蒐集及舉證責任對專利民事訴訟之關鍵影響與應對
智慧財產法院自2008年7月1日成立以來，已逾15年，而前(2021)年7月商業法院加入（即『智慧財產及商業法院』）後，商業案件審理模式是否影響過往智慧財產案件的審理模式，更是外界所關注的焦點之一；另，立法院於今(2023)年1月12日三讀修正通過並於8月30日施行之《智慧財產案件審理法》，對於審理上的調整可謂該法施行以來最大幅度的突破與革新。
在數位轉型與新興科技的浪潮下，現今資料的儲存與格式型態趨於多元。在國內外各類涉訟事件發生時，能協助企業找出佐證的關鍵，往往是潛藏在資訊環境中的數位證據。但對於多數企業而言，當事件發生時，要從日益複雜的資訊儲存環境與龐大的資料量找出適當的相關資料，並進行集中管理及分析，都將是極大挑戰。「讓數位證據說真話—電子證據開示(eDiscovery)平台實務運用」實值吾人關切。

3.美國『專利適格性』策略分析
 「專利適格性」是指取得專利的基礎門檻；具專利適格性，並不必然可專利，還須符合實用性、新穎性、進步性，才是「可專利」的發明。「專利適格性」除了需要滿足 35 U.S.C. § 101法條文字外，於專利審查過程還需要滿足美國專利與商標局（USPTO）的Two-Step Test。
美國法典第101條專利適格性的規定一直是專利申請及訴訟爭論的焦點。隨著時代技術演進，專利適格性的規定經常影響關於人工智慧、量子技術、精準醫療、基因測序、軟體專利申請及審查流程，並影響到創新及創業發展。正如Vidal所說，利益相關者普遍認為專利適格性與專利法一樣，需要清晰、一致性及可預測地應用，才能吸引更多投資與創新者合作，進而創造更多的創新、創業及專利機會。

4. 美國『專利審理暨訴願委員會』之實務近展
為了使專利無效的審查程序更加快速及有效，2011年的美國發明法案（America Invents Act，AIA）於美國專利商標局（USPTO）下，創設「專利審理暨訴願委員會」（PTAB），PTAB有數百位專利行政法官，專門負責審理「多方專利複審」（IPR）、「領證後複審」（PGR）與「商業方法專利複審」（CBM），以快速及完整的程序來處理專利有效性的問題，淘汰因審查品質不佳而意外獲准的專利；PTAB提供除傳統訴訟及專利局複審程序以外的替代方案，費用雖然不低，但仍遠低於專利訴訟費用，且時程更為迅速，以作為法院訴訟處理專利有效性的替代方案，用以減少聯邦法院體系負擔及加快審理時程。
值得注意的是，PTAB以傾向司法用語的「審查（review）」取代傳統行政性質的「複審（reexamination）」，意味著PTAB程序有相當的司法性質。Federal Circuit有不少PTAB上訴之後的判例，PTAB自己也認定了一些判決作為具約束力的判例。
楊律師會分享他20多年的美國訴訟及全球授權談判及PTAB的經驗，並分享近來PTAB程序的發展、USPTO新提議的程序法，及國內企業應如何運用PTAB及相關程序來降低風險、協助談判，及抗衡專利權人或NPE的訴訟。
 
5.美國專利實施要件與最新法院判決
許多公司在申請新技術，組成物，新藥，或生技專利時，多以「上位請求項」（genus claim）劃定較大的專利範圍；但以「上位請求項」取得之專利，常因無法符合美國專利法說明書揭露要件，而面臨日後被撤銷之風險。
近期美國法院針對「充分揭露要件」下「可據以實施」和「書面說明」之爭議有許多新的發展，這些新的判決也對產業競爭與專利的申請及攻防策略有舉足輕重的影響。楊律師會分享35 U.S.C.§112說明書要件之爭議，分享如何運用近來的發展加強專利資產或攻擊對手威脅性的專利。

活動議程
時間議題／議題大綱主持人／主講人
13:30－14:00連線開放&線上會議登入
14:00—14:10主持人兼引言王鵬瑜／工研院副總經理暨法務長
14:10－14:40探討最高法院111年度台上字第186號判決肯認「商業上成功」於判斷專利進步性之影響及應對何娜瑩／台一國際法律事務所執行長
14:40—15:10台灣專利案件審理新制暨證據蒐集及舉證責任對專利民事訴訟之關鍵影響與應對張哲倫／理律法律事務所合夥人
15:10—16:401.美國『專利適格性』策略分析
2. 美國『專利審理暨訴願委員會』之實務近展
3. 美國專利實施要件與最新法院判決		 楊明道/飛翰外國法事務律師事務所（Finnegan）合夥人
16:40—16:55QA
16:55—17:00主持人結語王鵬瑜／工研院副總經理暨法務長
活動貴賓

楊明道

王鵬瑜

何娜瑩

張哲倫

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活動單位

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