元宇宙自2021年起風起雲湧席捲全球，其中非同質化代幣NFT(non-fungible tokens)，曾掀起搶購風潮在世界各國拍場迭創佳績，現雖略微退燒但之前泛濫搶鑄NFT的結果，因「利之所在，訟亦隨之」而引發數起法律爭議，尤其是在智慧財產權方面，美國紐約州地方法院即率先審理有史以來第一件NFT商標侵權案，愛馬仕（Hermès，以下稱愛馬仕）指控洛杉磯一位數位藝術家Mason Rothschild（以下稱被告）侵權，係舉世首宗透過商標智財視角來檢驗NFT的官司而倍受矚目。該案於2022年1月在紐約南區地院起訴，2023年1月30日開審理庭，2月8日紐約曼哈頓九人陪審團剛作出關鍵性之裁決，判被告搶鑄所出售的NFT侵犯商標權敗訴，應賠償愛馬仕133,000美元。

事實概要與提告項目
廣受消費者喜愛之法國奢華品牌代表愛馬仕，向以皮飾與時尚精品著稱，其獨特經典的「柏金包」(Birkin bag)更是名媛仕女的最愛，單件售價從數萬到20萬美元不等（在佳士得拍場即曾拍出數十萬美元高價），自1986年以來愛馬仕在美已售出超過10億美元的手提包，在時尚界早已被視為財富和尊貴的象徵而佔有重要地位。該公司擁有Hermès和Birkin等標誌之商標權，及柏金包設計之商品外觀（trade dress亦稱商業表徵）。

當愛馬仕尚未跨足NFT時，於2021年底被告未經愛馬仕同意，搶先推出100件描繪愛馬仕柏金包的數位圖像MetaBirkin NFT，每件外型都呈現略帶模糊之人造皮草柏金包的數位圖像，該系列透過社群媒體Twitter、Instagram和Discord及數位店面販售，最初以450美元的單價出售，但之後轉售飆升至數萬美元，讓被告賣了1千1百萬美元之高額利益，並自稱係坐擁金礦之行銷王者。

此舉引起愛馬仕不滿，遂在紐約南區地院提告侵害其Birkin商標、手提包的設計和圖像造成混淆誤認；濫用Birkin商標造成淡化(trademark dilution)並損害與其相關之獨特品質和商譽；損害削弱Hermès的商業聲譽，而被告另將metabirkins.com註冊網域名稱用於銷售NFT的網站，與Birkin商標混淆性之相似已稀釋商標的顯著性和相關的商譽，構成域名之非法搶註(cybersquatting)；並違反聯邦和州法下的不公平競爭；愛馬仕另特別指控被告擾亂並排擠其進入NFT市場，更阻礙其從Birkin包聲譽中獲利的能力，尤其是在幾個頂級時尚品牌當中 --包括Gucci、LV和Balenciaga，使其處於競爭劣勢。

康寶湯罐頭借鏡與憲法第一修正案
愛馬仕認為被告的MetaBirkin，基本上只是將Hermès早已知名的Birkin商標，前面簡單加上目前正夯之元宇宙Meta字樣，就好像是受到Hermès授權的數位產品一樣，藉此搶搭Hermès品牌的便車。但，被告辯稱其NFT柏金包並非製造銷售假貨，因藝術家從作品中賺取商業利益完全合法，依美國憲法第一修正案(First Amendment)所保障賦予人民自由表達之權利，對周圍世界的事物去創作和銷售其精神作品，充分發揮藝術創造力，此種法律授予之權利，被告認為同樣可讓其以NFT方式自由表達藝術作品，故愛馬仕之商標權應受第一修正案的限制。

就像知名普普藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)，其將日常之康寶湯罐頭(Campbell soup)作素材，描繪創作一系列畫作，卻被喻為普普藝術重大突破並成為美國現代藝術中的著名形象，但康寶濃湯並未提告沃荷銷售該畫作係侵權，因其乃非侵權使用於藝術環境中之藝術媒介。

商標侵權之案例測試法
首先，就系爭NFT數位圖像究竟應根據第二巡迴上訴法院Rogers v. Grimaldi案之羅傑斯測試法（以下稱Rogers test）進行評估，還是應依一般商標侵權之Gruner + Jahr測試法(Gruner + Jahr test)？二造產生根本之爭執。這二項方法差別在於，如是前者可獲得美國憲法第一修正案的保障，因為憲法本即保護人民意見表達的自由，特別是在與藝術相關之表達方面，擁有較大彈性不致侵犯他人商標權，因此只要是就藝術表達(artistic expression)而涉及的商標侵權，根據Rogers v. Grimaldi案中所立下之「表意保護測試」(speech-protective test)，就擁有護身符以反制商標，故被告聲稱其所鑄造之MetaBirkins NFT相關數位圖像，構成一種藝術表達形式，應受第一修正案的保護，因而具有充分之法律依據鑄造銷售系爭NFT，法院對其創意作品應適用Rogers test測試。

反之，原告則爭執，由於被告在推廣和銷售MetaBirkins NFT時，並沒有明顯的藝術意圖或表達(discernable artistic intent or expression)，因此Rogers案不適用於系爭NFT，而涉及「主要用於商業目的」之所有商標侵權主張，都應接受Gruner + Jahr案例測試(Gruner + Jahr test)，以評估被告使用系爭商標，是否構成對產品來源之混淆。因此尚應外加經典之Polaroid. v. Polarad Elecs.案中之「拍立得因素」(Polaroid factors)，雙管齊下二部測試(two-prong test/two tiered approach)，以評估MetaBirkin是否藉此誤導公眾，而產生混淆誤認可能性(likelihood of confusion)。

本案相關之程序動議申請裁定
由於被告堅稱其NFT屬於合法之藝術表達創作自由，受到憲法第一修正案的保護並非侵權，故其認為在程序上原告之訴不待審理就應被駁回，乃於2022年3月提起駁回原告之訴的動議(motions to dismiss claims)，此係因美國訴訟程序須經「證據開示程序」(discovery)以發現事實，待關聯事實釐清後才進行審理庭(trial)，其間程序繁瑣不但曠日費時且律師費用高昂，因此如能在訴訟伊始，動用程序戰突圍一舉擊敗原告當屬上策，依聯邦民事訴訟法第12(b)(6)條，被告得提起駁回原告之訴的動議，蓋原告於起訴狀中，必須包括足夠事實主張，即表面上需有充分事實可認為是真正主張，有足夠陳述合理之救濟請求(state a claim to relief that is plausible on its face)，起訴狀中不能僅是空泛的主張而缺乏事實，如原告未能做合理描述，程序上就會被駁回。

本案被告遂申請此動議，擬藉此不戰而屈人之兵，主張原告表面所陳列之訴求，基於Rogers案第一修正案根本欠缺法律合理救濟基礎。但地院嗣於同年5月初判愛馬仕之起訴，包含足夠之侵權請求的事實指控，駁回被告之動議申請。

再者，由於沒有實際上的真正法律爭點，所以被告也申請簡易判決(summary judgment，或稱即席判決)，係指當事人基於一項強有力之主張或抗辯，因關於該案之重要事實(material facts of the case)已夠清楚，且無任何案件重要事實存有爭議點時，即無需在審判程序上再作辯論。該當事人在法律上即可申請此種判決，讓法官快速判其勝訴；同時，原告方面同樣認為，被告侵權事實明確，也沒有任何法律爭點，同樣動議申請即席判決，因此針對這兩造的交叉即席判決(cross motion)申請，紐約地院在今年2月2日駁回兩造簡易判決之請求；而過幾天後的2月8日審理庭，陪審團也做出被告敗訴之裁決。以下茲就紐約地院駁回簡易判決之理由，分析本案重要之爭點。

藝術表達 v. 來源標識
究竟什麼可構成「藝術表達」？多數法院認為，凡是作品具有明確表達性(plainly expressive)，且未以原告商標用來作為「來源標識」(source identifier)的情況，即得適用Rogers test。其重點是，只要原告的商標係被用於像表達目的(plausibly expressive purposes)，而不是用於誤導消費者關於該產品之來源，或暗示已經商標權人認可、授權或與其有所關聯，則第一修正案即保護該種使用。法院認為，本案原告的索賠請求應根據 Rogers v. Grimaldi案中的二部測試(two-part test)，以評估藝術作品中之商標侵權。準此，本案應依該標準來檢驗藝術表達與商標侵權之間的平衡所在，而其中藝術表達與來源標識之間分際，藝術相關性與明確誤導之間，就成為本案判斷之核心議題。

「藝術相關性」因素(Artistic Relevance Factor)
Rogers test中的藝術相關性，是要確保被告意圖在其藝術性 -- 即並非想用原告之商標來建立被告的商業關聯，也就是被告沒打算與商標連結以利用商標之知名度和商譽。然而，在Rogers test下，除非商標的使用與基礎作品沒有任何藝術相關性，而選擇僅利用原告商標或品牌之知名度的價值，否則藝術相關性的證明很容易得到滿足。不過應注意，如果相關商標之選擇，只是為了利用原告商標的知名度或宣傳價值，則不符合藝術相關性。因為在這種情況下，被告只是想援引第一修正案作為藉口，其真正目的是想不公平地從原告努力培養的知名度和商譽中獲利。

愛馬仕指稱，在與投資者的討論中被告論及：人們未意識到藝術上以…的風格，處於罕見地位，可修理一家價值數十億美元的公司；且其曾以短信告訴同事：想透過利用媒體對收藏品的炒作來賺大錢.……；更曾向投資者保證簡單的數位圖像以後可換成更好的….；真正快速地生成MetaBirkins NFT，以便從銷售中印製鈔票……，這些都證明告擁有濫用剝削的意圖。相反的，被告則堅持認為其表達之目的從一開始就很明確：被告證稱其MetaBirkins NFT是「藝術實驗的一部分，以了解有錢有影響力的人，將如何回應推動MetaBirkins，以及其是否真的會像為實體物柏金包賦予價值一樣，為MetaBirkins賦予其價值」。

本案，關於被告將其NFT圍繞原告之柏金包展開，究竟是否出於真正之藝術表達，或是出於利用原告品牌名稱之高度排他性和獨特價值，來牟取獲利的非法意圖，尚存在真正的事實爭議。況且進一步言，被告對原告商標的使用，是否與其作品「在藝術上相關」是一個法律和事實的混合問題，法院駁回雙方就此提出的簡易判決動議。

明顯誤導因素(Explicitly Misleading Factor)與拍立得因素
其次，即使被告對商標的使用與其基礎作品，含有某種藝術相關性，但如其係「明顯誤導關於作品來源或內容」，則第一修正案不會保護此種使用。因此一件作品誘使公眾相信其是由原告所創作或以其他方式得到允許，則該作品就具有明顯之誤導性(explicitly misleading)。此時，就必須透過用古老經典的「拍立得因素」(Polaroid factors)來做決定，根據這些因素來評估是否存在「混淆誤認之可能性」，必須令人信服有此種可能，才能超過Rogers案所確保之第一修正案保護。換言之，Rogers測試下的消費者混淆必須是清晰明確，才能凌駕並排除第一修正案的保障。

所謂拍立得因素，是指聯邦第二巡迴上法院在Polaroid Corp. v. Polaroid Elecs. Corp.案中，所列出法院和陪審團在評估被告對原告商標的使用，是否具有明顯誤導性時，應該權衡的八個因素。將其適用於本案時，相關的考量因素是：
(1)愛馬仕商標的強度，商標越強受保護之力度就越大；
(2)愛馬仕的Birkin商標與被告的MetaBirkins商標的相似性；
(3)對於原告與被告的MetaBirkins的聯繫或隸屬關係，公眾是否顯現出真正的困惑(actual confusion)；
(4)愛馬仕透過進入NFT領域其「縮小差距」(bridge the gap)的可能性；
(5)在市場上產品的競爭接近度(competitive proximity)；
(6)被告使用愛馬仕商標是否存有惡意；
(7) MetaBirkin和Birkin商標各自的品質；
(8)相關消費者的成熟度。

雙方在消費者是否對愛馬仕與MetaBirkins項目的關聯，感到困惑這一問題上存在激烈分歧。事實上，愛馬仕委託進行的一項研究發現，在NFT的潛在消費者中，淨混淆率(net confusion rate)為18.7%。除了這些匯總數據外，原告還指出社交媒體用戶和媒體的傳聞證據，稱這些證據表明人們對該時裝公司在該項目中的角色感到困惑。被告則反對該研究方法，辯稱社交媒體帖子並非實際混亂之證據。由於雙方在八個因素中的許多方面，仍存在實質性的事實分歧，其中任何一項都可能對結果產生決定性之影響，正因Polaroid factors需要在完整記錄中提供事實密集、特定背景的分析，許多方面仍然存在真正的重要事實問題，因此法院認為，本案仍然存有真正實質重要之事實問題(genuine issues of material fact)，排除即席判決(summary judgment)，拒絕就此對任何一方作出簡易判決。

結論
綜上，測試的試金石是，關於該產品來源或當事人認可，該商標是否被用來誤導公眾。按商標法關注的是防止消費者混淆，使消費者容易對市場產品做出明智決定。更具體地說，商標法保護商標權人「用於市場上識別產品之符號、元素或設施」之權利的原因是，消費者能可靠地確定特定商品之生產商或來源。這些資訊將確保消費者做出正確之購買決定：好讓消費者可識別其所偏好的品牌與商品品質，而不被混淆或誤導。

本案愛馬仕贏得被告針對MetaBirkin NFT的訴訟，使其不受第一修正案的保護。陪審團似同意原告律師在結辯中所述，被告的MetaBirkin NFT不僅誤導消費者認為這二個品牌相關，而且在NFT系列中使用Birkin名稱已削弱了愛馬仕的品牌，故陪審團裁定NFT可受商標法管轄，法律保護品牌所有人得免受搶鑄或模仿者欲利用其商譽之侵害。而愛馬仕之勝訴，為NFT創作者樹立了重要有力的先例，並創造與數位創作相關的智財權法律框架。未來，像被告這樣使用他人品牌的IP來鑄造NFT，可能得更加小心，以避免被告。

但也有論者謂：此案不一定與被告使用原告受保護的品牌有關；反之，是被告是否誤導消費者使其以為該NFT與愛馬仕的產品有關。但問題是，消費者是否真的被MetaBirkins混淆？愛馬仕產品的相關消費族群，是否真的遭受被告的NFT混淆？從結果觀之，本案陪審團認為被告之使用已構成混淆，針對特定不同之個案事實中，藝術品當然雖仍有受到第一修正案保護的空間，可是本案之認定將會影響未來的NFT案件，來檢驗測試藝術與消費品之間模糊的界限。

總之，新興科技之下，如何判定數位創意 v. 數位侵權，法院應如何考量評估NFT相關之商標侵權主張，本案係全球首宗商標智財適用於NFT之指標案例，並提供了若干重要觀點，可為之後商標法如何適用於元宇宙之科技或虛擬世界商品，理出可茲參考之關鍵判斷原則。(4788字；圖1)

作者資訊：
陳家駿  台灣資訊智慧財產權協會 理事長

參考資料：
Hermès International and Hermès of Paris, Inc. v. Rothschild, Court House News，2023/02/07.
Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.1961). Case Text, 1961/02/28.
Rogers v. Grimaldi (875 F.2d 994, 1000 (2d Cir. 1989)). Case Text, 1989/05/05.
Gruner + Jahr USA Pub., v. Meredith Corp., 991 F.2d 1072 (2d Cir. 1993). Case Text, 1993/04/28.
Hermes Int'l v. Rothschild. Case Text, 2020/05/18.
Hermès Wins Trademark Lawsuit Against MetaBirkins NFTs, Setting Powerful Precedent for NFT Creators. CoinDesk, 2023/02/09.
Hermès Defeats MetaBirkins in the First NFT Trademark Trial (1) . Bloomberg Law, 2023/02/08.
Hermes International et al v. Rothschild, No. 1:2022cv00384 - Document 61 (S.D.N.Y. 2022). JUSTIA US Law, 2022/09/30.
US District Court Denies “MetaBirkin” NFT Artist’s Motion To Dismiss Hermès’ Trademark Infringement Claims. DWW, 2022/05/05.
Hermès suing artist over Birkin bag NFTs. Page Six Style, 2022/01/20.
Birkin v. MetaBirkin: Digital Creativity v. Digital Infringing. Lexology, 2022/01/21.

相關文章：
1. 亞洲首宗對NFT交易紛爭頒發禁制令之新加坡高等法院裁決
2. 英國高等法院對NFT最大交易平台頒發全球首宗之禁制令裁決
3. 全球司法史上首宗以「NFT送達」被告凍結數位資產之訴訟案
4. Meta和微軟紛紛停看聽「元宇宙」後勢發展，蘋果能重新塑造新神話嗎？
5. Meta元宇宙中專利系列介紹（六）：追蹤人體姿態之可穿戴磁感應系統專利
6. 亞馬遜AWS商標被判侵權 賠償7672萬