在最近公開的美的與艾歐史密斯案件中，美的公司起訴艾歐史密斯專利侵權。 由於有證據顯示被告在實施發明之前已經知曉相關專利，併發函給原告要求免費許可，被明確拒絕。 原告主張故意侵權，要求適用3倍懲罰性賠償。 法院審理認為，被告明知涉案侵權產品可能落入涉案專利保護範圍，在尚未得到許可的情況下繼續大規模製造侵權產品，主觀過錯較大，侵權行為情節嚴重。 但是，鑒於被告委託他人作出侵權評估報告，其侵權惡意較之漠視法律的侵權人仍有區別，因此減輕賠償責任，懲罰性賠償的倍數確定為1.5倍，賠償金額7800萬元。

這是中國法院第一次明確論述侵權評估報告（FTO）在確定懲罰性賠償中的作用。

對企業來說，關於FTO報告，以下幾個特別重要的問題需要搞清楚。

第一，FTO能否成為故意侵權的證據？ 企業做FTO是為了避免侵權，但是最後FTO報告是否有可能被當成侵權的證據，對自己反而不利？

第二，FTO多大程度上可以減輕自己的責任？

中國《專利法》第七十一條明確規定，故意侵犯專利權情節嚴重的，可以在賠償基數的一倍以上五倍以下確定賠償數額。 根據《最高人民法院關於審理侵害智慧財產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第一條：原告主張被告故意侵害其依法享有的智慧財產權且情節嚴重，請求判令被告承擔懲罰性賠償責任的，人民法院應當依法審查處理。

所以，原告請求懲罰性賠償，必須要求同時滿足兩個條件，即故意侵權和情節嚴重。

關於故意侵權，司法解釋第三條：

（一）被告經原告或者利害關係人通知、警告后，仍繼續實施侵權行為的;

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害關係人的法定代表人、管理人、實際控制人的;

（三）被告與原告或者利害關係人之間存在勞動、勞務、合作、許可、經銷、代理、代表等關係，且接觸過被侵害的智慧財產權的;

（四）被告與原告或者利害關係人之間有業務往來或者為達成合同等進行過磋商，且接觸過被侵害的智慧財產權的;

（五）被告實施盜版、假冒註冊商標行為的;

（六）其他可以認定為故意的情形。

關於情節嚴重，司法解釋第四條：

被告有下列情形之一的，人民法院可以認定為情節嚴重：

（一）因侵權被行政處罰或者法院裁判承擔責任后，再次實施相同或者類似侵權行為;

（二）以侵害知識產權為業;

（三）偽造、毀壞或者隱匿侵權證據;

（四）拒不履行保全裁定;

（五）侵權獲利或者權利人受損巨大;

（六）侵權行為可能危害國家安全、公共利益或者人身健康;

（七）其他可以認定為情節嚴重的情形。

我們再看既往案例中關於懲罰性賠償的規定。

（2022）最高法知民終871號：

故意侵害他人智慧財產權且情節嚴重的，被侵權人有權請求懲罰性賠償。 百佳經營部在本案之前銷售侵權產品，金民海因此提起專利侵權訴訟，雙方達成和解協定，百佳經營部承諾停止侵權並賠償3萬元。 然而，在和解協定后不久，百佳經營部再次銷售侵權產品並故意侵權，構成重複侵權。 原審法院認為百佳經營部的侵權行為未達到情節嚴重，但本院認為其存在侵權故意和情節嚴重的行為，故應適用懲罰性賠償責任。

（2021）最高法知民終2480號：

美國某公司通過日本某株式會社許可取得涉案專利的排他許可和授權，並在知曉侵權行為后有權採取法律措施制止侵權行為。 美國某公司發現岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業公司未經許可銷售侵權產品，侵害了美國某公司合法權益。 岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業公司在知悉侵權行為后，仍持續實施侵權行為，主觀惡意明顯。 法院在推理過程中，考慮到岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業公司的侵權行為及獲利情況，在確定經濟損失賠償數額時考慮懲罰性賠償的計算方式。 同時，法院認定岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業公司故意侵害涉案專利權，且侵權獲利巨大，故在確定賠償數額時應考慮懲罰性賠償的計算方式。

（2022）浙01民初1354號：

毛豆丫公司要求適用懲罰性賠償需滿足兩個要件：故意侵害專利權和情節嚴重。 然而，毛豆丫公司的兩次警告行為均未明確涉案專利情況，且未進行有效投訴或提供證據證明源智公司重新上架銷售。 因此，法院不支援其主張懲罰性賠償的請求。

從上述案例我們可以看出，中國法院在專利侵權適用懲罰性賠償的條件還是較為嚴格的。 這一點與美國明顯不同，美國一般在原告主張懲罰性賠償的時候，多以專利引用作為證據，也就是間接證明被告此前已經知曉相關專利。 相比較而言，中國的專利侵權懲罰性賠償必須同時具備故意和情節嚴重兩個條件，而且對這兩種情況也進行了明確的規定。

最高院在確定故意侵權的時候使用過司法解釋的兜底條款，即“其他可以認定為故意的情形”，把故意重複侵權確定為“其他故意情形”，這個顯然比美國法律下引用專利確定為故意的門檻要高得多。

在美的與艾歐史密斯的案件中，本案確定故意侵權的原因是被告在實施專利前發函給原告，要求原告免費許可相關專利，原告明確拒絕許可，被告依然實施。 這在司法解釋第三條第一款「被告經原告或者利害關係人通知、警告後，仍繼續實施侵權行為的」範圍內。 杭州中院和天津三中院均未使用企業提交的FTO報告作為故意侵權證據。

所以根據目前法律的規定，企業對產品進行侵權風險評估，即使評估報告中已經列出了相關專利，在既往的案例來看，FTO報告很難作為故意侵權的證據，即使FTO報告中已經列出相關專利。 相反，FTO報告還能在確定為懲罰性賠償的時候，減輕侵權人的責任，較之漠視法律的侵權人有區別。 但是，值得一提的是，這裡的FTO報告中，已經明確排除掉相關專利的風險，認為相關專利可以被無效，如果結論完全相反的話，還是否可以減輕責任，這個還很難說。

這起案例也告訴我們，企業不必擔心FTO報告可以作為懲罰性賠償的證據，企業為了避免侵權，在產品上市之前有必要進行專利風險評估，但對於遞交到法院用於減輕或避免故意侵權責任的FTO報告，至少不能被法院視為漠視法律。