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中國完成的發明“的判斷

2024-09-05 出處 / 最高人民法院知識產權法庭

——(2022)最高法知行終255號
近日,最高人民法院知識產權法庭審結一起有關血氣生化分析儀技術的發明專利權無效行政糾紛上訴案件,涉及專利法上“在中國完成的發明”的判斷和保密審查義務的條件及審查基礎等問題。
該案中,美國理某公司系名稱為「一種體外醫療診斷裝置和系統」的發明專利的專利權人。 萬某公司請求宣告涉案專利權無效,其主要理由是涉案專利技術方案系廣東省某科研專案成果,美國理某公司未報請保密審查將在中國完成的發明向國外申請專利,違反了專利法關於保密審查的規定; 而涉案專利系美國理某公司以同樣的技術方案在中國申請並獲得授權的專利,不應被授予專利權。 國家知識產權局對此作出無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)認為,涉案專利的實質性內容已於2010年上半年在國外完成,早於廣東省某科研專案開始時間,該專案應為相關技術方案的產業化過程。 基於當事人的舉證,無法確認涉案專利所涉發明完成地在中國,故維持涉案專利權有效。 萬某公司不服,向北京知識產權法院提起訴訟,一審判決駁回其訴訟請求。 萬某公司不服一審判決,向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院二審認為,2008年修正的專利法第二十條第一款規定:“任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的,應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。 保密審查的程式、期限等按照國務院的規定執行。 “第四款規定:”對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型,在中國申請專利的,不授予專利權。 “2010年修訂的專利法實施細則第八條第一款規定:”專利法第二十條所稱在中國完成的發明或者實用新型,是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型。 “根據上述規定,判斷專利申請人是否負有報請保密審查的義務,取決於技術方案的實質性內容是否在中國完成。
判斷已經授權的專利是否因違反專利法關於保密審查的規定而應當被宣告無效,需要審查的是先於中國專利申請而在外國提起的專利申請技術方案的實質性內容是否在中國完成。 因此,原則上應當以向外國提出的專利申請文本為審查基礎。 在能夠確認中國專利申請與外國專利申請的技術方案實質相同的情況下,可以以中國專利申請文本作為審查基礎。
技術方案實質性內容完成地的認定,應當根據在案證據,審查技術方案的形成過程、發明人完成技術方案實質性內容時的所在地等,結合所屬領域的技術研發規律,進行綜合判斷。 本案中,根據涉案專利發明人溝通郵件所記錄的技術內容,結合廣東省某科研專案記載的專案背景、專案進度等情況,從本領域技術研發及產業化規律來看,可以認定涉案專利技術方案的實質性內容在廣東省某科研專案立項時即已完成,該專案應為相關技術方案的產業化過程,現有證據不足以證明涉案專利技術方案的實質性內容是在中國境內完成。 故駁回上訴,維持原判。
該案彰顯了中國法院依法平等保護中外主體技術成果的裁判理念,對於切實保護申請人的合法權益、鼓勵中外科技創新合作具有積極意義。

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