依法適用禁止反悔原則 防止專利權利人“兩頭得利”
——（2023）最高法知民終607號
近日，最高人民法院知識產權法庭在一起侵害實用新型專利權糾紛案中指出，專利權的保護範圍應當與其作出的技術貢獻、創新程度相適應; 專利審查檔案是解釋權利要求，合理確定保護範圍，繼而進行侵權判斷的重要依據; 相關專利無效決定中認定權利要求具有創造性並維持其有效的具體理由，以及權利人在專利無效宣告程式中有關權利要求的相關陳述，均屬於涉案專利的審查檔案，在認定被訴侵權產品是否落入權利要求限定的保護範圍時，應當予以相應的考慮，防止維持專利權有效的認定與是否構成侵權的認定標準不一致，導致專利權人「兩頭得利」。。
深圳某事件公司為名稱為「一種手機號碼牌安裝台」的實用新型專利的專利權人，在本案中請求保護權利要求2、3。 深圳某事件公司主張東莞某泰公司未經許可擅自製造、銷售、許諾銷售與涉案專利相同的產品，構成專利侵權。 一審法院認定東莞某泰公司銷售、許諾銷售的被訴侵權產品的技術方案落入涉案專利權的保護範圍，但其合法來源抗辯成立。 一審法院判決東莞某泰公司立即停止銷售、許諾銷售侵害涉案專利權產品的行為，並賠償維權合理開支8000元。 宣判后，深圳某事件公司、東莞某泰公司分別提起上訴。
最高人民法院二審查明：國家知識產權局分別於2022年5月5日、2023年7月11日（本案二審期間）作出第55861、562751號無效宣告請求審查決定，均維持涉案專利的權利要求2-5、7-9有效。 第55861號決定認定：“專利權人提交意見陳述書認為，涉案專利採用的兩端轉動的翹板，不需要彈簧、固定扣與固定槽組合，翹板部分地容納於底座的凹槽。 “”由上述翹板已知的結構可知，本專利中翹板凸塊部分的中部與旋轉軸樞轉連接，翹板整體繞該旋轉軸轉動，使得翹板的兩端上下起落; 通過凸塊部分地插入凹槽中，形成翹板與凹槽的配合，翹板兩端的上部在抬起的高位處露出凹槽外部，翹板兩端的下部在下落的低位處位於凹槽內部，使得翹板端部側面設置的號碼板能夠由凹槽顯示或隱藏，依靠重力翹板可在一端翹起一端落下的狀態中維持穩定，穩定狀態中翹板必有一端處於露出凹槽外部的高位處，即為翹板'部分地容納'於凹槽中。 “”本專利使用了翹板結構，由翹板自身的工作原理即可實現轉動且能夠維持一端翹起、一端落下的穩定狀態。” 該決定已發生法律效力。 第562751號決定載明：「關於必要技術特徵，專利權人認為本專利的翹板通過重力就可實現顯示或隱藏並保持穩定，磁體或增加摩擦均是為了更加穩定而採用的技術手段，並非必要技術特徵。 “
最高人民法院二審判決認為，專利權的保護範圍應當與其作出的技術貢獻、創新程度相適應。 涉案專利為實用新型專利，根據涉案專利的說明書及其附圖所公開的全部內容，其結構並不複雜。 無論是“蹺蹺板”的基本原理，還是涉案專利說明書中記載的“受重力影響，除非外力作用，否則翹板保持一端翹起的狀態”，均屬於日常生活常識。 儘管目前權利要求2被國家知識產權局在相關無效決定中認定為具有創造性，但其創新程度顯然十分有限，保護範圍不能失之過寬，導致比例失當。
國家知識產權局在相關無效決定中認定涉案專利權利要求2具有創造性並維持其有效的具體理由，以及權利人在專利無效行政程式中有關權利要求2的相關陳述，均屬於涉案專利的審查檔案，在認定被訴侵權產品是否落入權利要求2限定的保護範圍時，應當予以相應的考慮，防止維持專利權有效的認定與是否構成侵權的認定標準不一致，導致專利權人“兩頭得利”。 權利人在專利無效宣告行政程式中，針對權利要求2陳述了“涉案專利採用的兩端轉動的翹板，不需要彈簧、固定扣與固定槽組合”“由翹板自身的工作原理即可實現轉動且能夠維持一端翹起、一端落下的穩定狀態”“磁體或增加摩擦均是為了更加穩定而採用的技術手段，並非必要技術特徵”等意見。 第55861號無效宣告請求審查決定認定，涉案專利以「翹板」自身的工作原理即可實現轉動且能夠維持一端翹起一端落下的穩定狀態，涉案專利的權利要求2具有創造性。 第562751號無效宣告請求審查決定則認定，設置磁體並非涉案專利解決其技術問題的必要技術特徵，並維持其有效。 基於此，在認定被訴侵權產品是否落入權利要求2限定的保護範圍時，應當對權利人在無效宣告程序的意見陳述予以相應的考慮。 本案被訴侵權產品必須依賴於定位維持結構，才能使「翹板」保持穩定地一端翹起一端落下狀態。 相較於涉案專利中僅「依靠自身重力」就能保持穩定的「翹板」，被訴侵權產品「依靠定位維持結構（其中包含彈簧）才能保持穩定」，並不具有與之相同或者等同的技術特徵，故應認定被訴侵權產品未落入涉案專利權利要求2、3的保護範圍，不構成侵權。 東莞某泰公司關於適用禁止反悔原則的抗辯成立。 最高人民法院二審判決撤銷一審判決，改判駁回深圳某事件公司的全部訴訟請求。
該案判決的積極意義在於，督促專利權人在行使權利時遵循誠信原則，防止權利人在專利權無效行政程式中為了維持專利權有效限縮其專利權的保護範圍，而在侵權訴訟時卻又擴大解釋專利權的保護範圍，“兩頭得利”不當獲益。