PCT申請效力終止時有關權屬糾紛的處理
——（2023）最高法知民終428號
【裁判要旨】
即使PCT申請在包括中國在內的所有PCT成員的效力已終止，主張實際應享有該專利申請權的人，對於其以公示的PCT申請人為被告的PCT申請權權屬糾紛，仍具有訴的利益，人民法院可予審理。
【關鍵詞】
民事 專利申請權權屬 PCT申請 效力終止 訴的利益
【基本案情】
海某集團訴稱：無錫某科技有限公司（以下簡稱無錫某公司）於2016年5月30日向國家知識產權局提出某發明專利申請，申請公佈日為2016年8月24日。 海某集團於2018年5月對無錫某公司提起專利申請權權屬訴訟，主張前述發明專利申請權為海某集團所有，生效判決已確認該發明專利申請權為海某集團所有。 現海某集團發現國際申請號為PCT/CN2016/085430、國際公佈號為WO/2017/206199、名稱為“一種測量濕氣中氣油水三相品質流量的測量裝置及測量方法”的發明專利，與另案前述發明專利二者背景技術、摘要、權利要求、說明書及附圖完全相同，系同一技術方案，因此訴請涉案專利PCT申請歸海某集團所有。
無錫某公司辯稱：專利申請權權屬糾紛系確認之訴，確認之訴必須具有訴訟救濟利益，而本案訴訟之時，涉案專利PCT申請在包括中國在內的所有PCT成員國或地區的效力均已終止，本案確權申請對現實或未來的法律地位不再產生影響，海某集團的請求已無實際利益，請求駁回海某集團的起訴。
法院經審理查明：無錫某公司於2016年5月30日向國家智慧財產權局提出某發明專利申請，申請公佈日2016年8月24日。 海某集團於2018年5月對無錫某公司提起專利申請權權屬訴訟，主張上述發明專利申請權為海某集團所有。 一審法院作出民事判決，確認該發明專利申請權歸海某集團所有。 無錫某公司不服，提出上訴后，二審法院駁回上訴，維持原判。
無錫某公司於2016年5月30日向國家智慧財產權局提出涉案發明專利申請，並於2016年6月12日以涉案專利申請為優先權，依照基本相同的權利要求書、說明書、附圖，依據《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty，以下簡稱PCT）向世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization，以下簡稱WIPO）國際局提出國際申請，後WIPO國際局公佈上述申請，公佈的專利檔包括測量裝置的正視圖、橫截面剖視圖、側視圖、縱截面剖視圖，與前案訟爭專利說明書的4個附圖完全相同。 2017年7月17日涉案PCT申請進入歐洲國家階段，2018年1月17日歐洲專利局公佈了該歐洲專利申請，2019年1月11日被視為撤回。 2017年7月19日涉案PCT申請進入美國國家階段，2019年7月18日美國專利商標局公佈了該美國專利申請，申請人及發明人與涉案PCT申請相同，於2021年2月9日被授予專利權。 涉案PCT申請未進入中國國家階段。
一審法院於2022年9月13日作出民事判決：國際申請號為PCT/CN2016/085430、國際公佈號為WO/2017/206199、名稱為“一種測量濕氣中氣油水三相品質流量的測量裝置及測量方法”的發明專利的PCT申請歸海某集團所有。 無錫某公司不服，提出上訴，主張涉案PCT申請在包括中國在內的所有PCT成員國或地區的效力均已終止，海某集團的請求已無實際利益，應當駁回海某集團的訴訟請求。 最高人民法院於2023年6月28日作出（2023）最高法知民終428號民事判決：駁回上訴，維持原判。
【裁判意見】
法院生效裁判認為，海某集團對涉案PCT申請權歸屬確認之訴具有訴的利益。
雙方訴爭系確認之訴，確權之訴的訴訟目的在於確認當事人之間有爭議的民事法律關係、特定法律事實是否存在或者存在的具體狀態，以使當事人之間的法律關係得以確定，法律地位得以安定。 提起確認之訴必須具有訴的利益，即需要訴訟救濟或保護的法律利益。 對原告而言，當其權利或法律地位處於現實的不安狀態，且司法裁判是消除該不安狀態的適當且必要的救濟途徑時，即具有確認之訴的利益。
具體到本案，首先，本案具有導致海某集團合法權益受損的現實不安狀態。 其一，PCT申請是根據《專利合作條約》提出的專利申請，PCT申請權能夠給申請人帶來程式便利的利益。 PCT申請對應可能存在的外國或其他地區專利局的專利授權，在其效力終止前，具有合理的可期待的授權可能性，其權利人因此享有一定的現實利益，他人未經許可提出PCT申請，構成對權利人權益的侵害。 其二，PCT申請分為國際階段和國家階段兩個獨立的階段，《專利合作條約》第22條規定，申請人應在不遲於自優先權日起30個月屆滿之日，向每個指定局提供國際申請的副本及其譯本，並繳納國家費用。 該條約對PCT申請進入國家階段的適用期限作出規定，同時也規定了各成員國可以按照其本國法所許可的理由，對期限的任何延誤予以寬恕。 本案中，雖然根據我國專利法及實施細則的相關規定，涉案PCT申請因未在規定期限內辦理進入我國國家階段的手續致使其在我國的效力終止，但不排除其在其他國家或地區獲得實質審查並進而獲得專利授權的可能性。 即使涉案PCT申請在所有PCT成員國或地區的效力均終止，其可期待的授權可能性確定地歸於消滅，但是，對由此導致的程式便利利益喪失以及相關現實利益損害，權利人可以尋求救濟。 其三，涉案PCT申請檔已在WIPO及其網站記錄並公示，公開的申請人資訊為無錫某公司，此申請資訊與已為生效判決所認定的某發明專利申請權歸屬於海某集團的資訊不一致，在二者屬同一發明創造的情況下，該公開資訊的不一致使該發明創造所有人的法律地位處於不確定狀態，進而導致相關公眾對該發明創造的所有人產生錯誤認知， 使權利人的商譽及合法權益受到影響。 綜上，海某集團在本案法律地位的確認，是其主張相關現實的或者將來的合法權益的基礎，涉案PCT申請權歸屬的不確定導致其處於合法權益受損的現實不安狀態。
其次，本案具有裁判的必要性和適當性。 在PCT申請已受理的情況下，在一定期限內實際權利人可以根據WIPO規則要求變更申請人，但就本案而言，因涉案PCT申請超過了《專利合作條約實施細則》第92條之二規定的在國際局辦理變更手續的期限，已無法通過自行申請方式變更申請人，也不存在其他救濟管道。 如果海某集團確系涉案PCT申請權的實際權利人，其真實法律地位在WIPO公開的申請人資訊中無法體現，而在涉案PCT申請權未經生效裁判確定之前，其無法以自己名義尋求其他救濟途徑以使其合法利益得到保護。 在此情況下，通過司法確認PCT申請權的歸屬可以使當事人的真實法律地位得以確定，並有助於對現實或將來糾紛的徹底解決，給予實際權利人以保護和救濟。 本案中，涉案PCT申請已在美國獲得專利授權，海某集團無法通過在美國國家階段自行申請的方式變更權利人，本案訴訟對於其尋求該美國專利權權屬的救濟具有必要性和適當性。
【關聯索引】
《專利合作條約》第22條