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深圳中院就OPPO訴夏普案作出裁定:首次確認對標準必要專利全球許可費率的管轄權

2020-12-03 出處 / 知產財經

據知產財經瞭解,近日,深圳中院就OPPO訴夏普案作出了管轄異議裁定,該裁定駁回了夏普的管轄權異議申請,首次以成文裁定的形式確認了中國法院對於標準必要專利全球許可費率的管轄權,明確在確定標準必要專利許可糾紛的管轄時,應考慮許可標的所在地、專利實施地、合同簽訂地、合同履行地等因素,還應綜合考慮雙方談判意願、FRAND原則、糾紛解決的最密切聯繫原則以及效率原則等因素。本案訴爭的全球許可費率不僅涉及3G、4G標準必要專利,還涉及WiFi標準必要專利,而後者在全球範圍內都未有相關裁判先例,這也是全球首例對Wi-Fi全球許可費率作出裁判的嘗試。知產財經也將會持續追蹤報導本案進展。

 

案件背景

原告OPPO公司向法院提出的訴訟請求:一、請求人民法院判決確認兩被告在許可談判中的相關行為違反公平、合理、無歧視(FRAND)義務或者違反誠實信用原則,包括但不限於不合理拖延談判進程、拖延保密協定的簽署、未按交易習慣向原告提供權利要求對照表、隱瞞其曾經做過FRAND聲明、未經充分協商單方面發起訴訟突襲、以侵權訴訟禁令為威脅逼迫原告接受其單方面制定的許可條件、過高定價等行為,原告保留在訴訟過程中針對兩被告其他FRAND義務或者誠信原則的行為進行追訴的權利;二、請求人民法院就被告夏普株式會社擁有並有權作出許可WiFi標準相關標準必要專利、3G標準相關標準必要專利以及4G標準相關標準必要專利在全球範圍內針對原告的智慧終端機產品的許可條件作出判決,包括但不限於許可使用費率;三、請求人民法院判令被告賠償原告因違反FRAND義務給原告造成的經濟損失共計人民幣300萬元。

被告夏普公司提出管轄異議申請:一、裁定駁回兩原告訴兩被告違反FRAND義務侵權糾紛一案中兩原告的起訴;二、如果上述請求不能全部滿足,則依法裁定駁回該案中侵權糾紛原告的起訴,裁定將涉及中國專利在中國大陸範圍的許可條件糾紛移送廣州知識產權法院管轄,駁回原告涉及其它國家或地區的專利許可條件的起訴。

 

裁判要點

一、本案是否具有可訴性

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條規定:“起訴義須符合下列條件:(一)原告是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請求和事實、理由;(四)屬於人民法院受理民事訴訟的範圍和受訴人民法院管轄。”兩原告系與本案有利害關係的法人,有明確的被告及具體的訴訟請求及事實理由,故兩原告依法提起本案訴訟,符合法律規定;其次,《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第二十四條:"(標準必要專利)實施許可條件,應當由專利權人、被訴侵權人協商確定。經充分協商,仍無法達成一致的,可以請求人民法院確定。”根據原、被告雙方提交的證據可證明直至本裁定發出之日,經很久時間的談判,雙方仍未達成任何實質性的授權合約,故原告請求人民法院確認被告違反FRAND義務或違反誠實信用原則並確定標準必要專利的實施許可條件,具有可訴的事實和法律依據。

 

二、中國法院對本案是否有管轄權

鑒於標準必要專利許可糾紛既非典型合同糾紛又非典型侵權糾紛這一特性,在確定管轄時也應考慮許可標的所在地、專利實施地、合同簽訂地、合同履行地等是否在中國境內,即標準必要專利許可糾紛是否與中國存在適當聯繫。只要前述地點之一在中國境內,則應認為該案件與中國存在適當聯繫,中國法院即對該案件具有管轄權。本案原告OPPO公司和原告OPPO深圳公司皆為中國公司,其生產和研發行為都發生在中國,也即涉案專利的實施地為中國。本案被告夏普株式會社、賽恩倍吉日本株式會社均為在中華人民共和國境內沒有住所的外國企業但兩被告為中國專利的專利權人,在中華人民共和國境內具有財產性權益,中華人民共和國屬於訴訟標的物所在地、可供扣押的財產所在地。前述聯結地點均在中國境內,因此,本案與中國存在適當聯繫,中國法院具有本案的管轄權。

 

三、是否應將中國大陸範圍內的中國專利許可費率和全球範圍的專利許可條件分離裁判

現有證據表明雙方在此前的許可談判中,明確合同標的為被告夏普株式會社所有的WiFi 標準、3G標準以及4G標準相關標準必要專利在全球範圍內的許可條件,被告該管轄權異議理由與之前雙方協商訂立的許可合同根本目的不符。其次,本案涉案的智慧終端機產品的製造地和主要銷售區域亦在中國,根據OPPO公司提供的證據,其智慧終端機中國區域的銷量遠高於被告選擇起訴的國家和地區,本案標準必要專利許可糾紛顯然與中國具有最密切聯繫,中國法院對查明原告實施涉案標準必要專利的情況,顯然更為便利和直接。最後,由法院裁判全球費率有助於整體效率提升,可以從本質上解決原、被告之間的糾紛,有效避免雙方當事人在不同國家多次訴訟,也更符合FRAND原則的本意。故被告該管轄權異議的理由本院不予採納。

針對夏普公司的提出的本案侵權和合同兩個法律關係不能同案審理的異議理由,法院認為,標準必要專利權人與實施者在標準必要專利許可談判中就許可使用條件發生的爭議,屬於標準必要專利許可糾紛,並非典型的侵權糾紛或合同糾紛。被告夏普公司作為IEEE標準協會和ETSI標準協會的會員,其在相關標準組織作出FRAND/RAND 聲明時,潛在的被許可人即因此產生信賴利益,標準必要專利權人有義務按照FRAND/RAND 聲明的內容與被許可人進行標準必要專利的許可談判。這種義務應當被視為合同法上的先合同義務。基於談判雙方實際接觸和磋商關係以及對FRAND/RAND聲明的特殊信賴關係,當標準必要專利權人違反FRAND/RAND原則和誠實信用原則,給標準必要專利實施者造成經濟損失時,原告可以請求其承擔締約過失責任。因此,本案原告的第一項訴訟請求系要求被告承擔締約過失責任,並非典型的侵權請求權,故不適用《中華人民共和國民事訴訟法》第二十八條的規定,且與同案請求裁判標準必要專利的許可條件並不矛盾,系基於同一事實、同一當事人,可以一併審理。

 

四、深圳中院對本案是否有管轄權

標準必要專利許可糾紛具有特殊性,當對許可標的或許可條件發生爭議時,審理法院需審查許可專利的法律效力、該專利是否為實施標準所必需、標準實施者實施相關專利的情況、協定的具體內容等事實問題,因此,標準必要專利糾紛應由哪個法院管轄,應根據具體情況考慮許可標的所在地、專利實施地、合同簽訂地、合同履行地等連接點。

具體到本案,OPPO深圳公司的註冊地為深圳,其經營行為涵蓋了通訊終端設備的研發和銷售,是涉案專利在中國的實施主體之一。因此,深圳是涉案專利的實施地,本院作為專利實施地法院,對本案具有管轄權。其次,OPPO深圳公司負責協助原告OPPO公司的智慧財產權相關管理工作,包括智慧財產權的許可、運營等,兩原告與被告夏普株式會社授權的談判代理即被告賽恩倍吉日本株式會社的會面談判地點為OPPO深圳公司辦公室,即南山區海德三道126號卓越後海中心。在被告夏普株式會社將授權談判代理變更為麥克斯公司(簡稱MiiCS)後,雙方的會面談判地點亦系OPPO深圳公司辦公室。因此,深圳是雙方談判行為發生地,亦屬於履行義務最能體現該合同特徵的履行地。因此,本院系審理本案標準必要專利許可糾紛的更便利法院。

 

其它值得關注點

值得注意的是,該案不僅是中國法院確認對全球費率享有管轄權的“首裁”,OPPO在該案中的其它訴訟請求也值得高度關注。裁定顯示,OPPO要求判定全球費率的專利範圍包含了夏普有權作出許可的3G、4G及WiFi標準相關的標準必要專利。其中,WiFi類標準必要專利的全球許可費率在全球都缺乏相關的判例指導,國內更是從未有過相關的裁判。因此本案中對於WiFi類標準必要專利的全球費率裁判將具有十分重要的參考和指導意義。

此外,OPPO在本案中還要求法院判定夏普公司違反了FRAND原則,並要求夏普賠償OPPO因此而遭受的損失。一直以來,權利人違反FRAND原則所應承擔的責任一直沒有明確的定論,深圳中院對於OPPO的此項訴求的裁判也將為中國關於FRAND原則的司法認定和實踐提供非常有價值的先行示範。

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